Nuevo round en la disputa por Frisby: la empresa española solicitó suspender el proceso de nulidad de la marca

En mayo de 2024 se inició la disputa internacional por el uso de la marca Frisby en Europa, tras los reclamos de la compañía fundada en Pereira sobre los trámites con los que una empresa completó su registro para operar en territorio español. Seis meses después, el pleito jurídico avanza en diferentes instancias sin una decisión de fondo.

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En un nuevo capítulo de la disputa, la compañía fundada en Pereira en 1977 radicó ante los tribunales de Alicante una acción legal para solicitar medidas cautelares en el proceso. La empresa, que se ha consolidado como una de las cadenas de restaurantes más reconocidas de Colombia, busca que se limite temporalmente el uso del nombre en territorio europeo mientras se define el proceso.

En respuesta, Frisby España reveló que presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de suspensión del procedimiento de nulidad. Según la compañía, ese organismo debería esperar a que se resuelvan otros expedientes del proceso antes de pronunciarse sobre la nulidad exigida por su contraparte en el caso.

La compañía colombiana ha reiterado que un intento de registro en el extranjero sin su autorización constituye una apropiación indebida de su identidad comercial que debería ser investigada por prácticas de mala fe. Sin embargo, el centro de la disputa radica en la necesidad de demostrar un uso continuado y efectivo de la marca en territorio europeo.  

“Para que exista infracción marcaria, la marca afectada debe estar registrada y vigente en el territorio donde se produce la presunta infracción, en este caso España o la Unión Europa. Los derechos de marca son territoriales, lo que significa que la protección depende de tener un registro válido y activo en esa jurisdicción”, explicó a CAMBIO Yuliana Salamanca, experta en derecho marcario.

El nuevo round del pleito por el uso de la marca Frisby en España

El inicio de esta nueva fase del litigio marca un aumento en la tensión entre las partes, ya que ambas buscan proteger sus derechos antes de que se emita una decisión definitiva. Frisby España argumenta que los procesos previos sobre caducidad y uso de la marca podrían influir en el resultado del procedimiento de nulidad, por lo que solicitó a la EUIPO suspender temporalmente el caso principal.

La empresa colombiana, por su parte, ha solicitado definir una estrategia con la que busca proteger su identidad comercial y limitar cualquier posible ventaja hasta que exista una decisión definitiva sobre la titularidad de la marca. Por eso, ante el desarrollo del proceso en diferentes instancias, el pleito se podría extender incluso por varios años hasta una resolución definitiva. 

Charles Dupont, representante legal de Frisby España, aseguró en diálogo con CAMBIO que las pruebas presentadas por la compañía pereirana no demuestran un uso real y continuado de la marca en Europa. Según el portavoz, la documentación aportada se limitaría a actividades en Colombia y otros países fuera del continente europeo, por lo que no habría evidencia suficiente para la nulidad de su registro en la Unión Europea.

“Frisby Colombia sigue intentando demostrar que ha utilizado su marca en Europa, pero a este punto creemos que no ha vendido ni una sola presa de pollo en todo el continente en los últimos 40 años. Estamos actuando bajo la ley y defendiendo nuestros derechos. Ahora vamos por la vía judicial y no hay ninguna vuelta atrás”, explicó Dupont.

El proceso que se adelantará en los tribunales de Alicante será clave para determinar la validez de las medidas cautelares solicitadas por la compañía colombiana. Una determinación a favor de Frisby afectaría el cronograma de la empresa española que espera abrir dos locales principales en Barcelona y Madrid en diciembre próximo.

¿Qué sigue en la disputa por el uso de la marca Frisby?

Yuli Salamanca, experta en derecho marcario de la firma Baker McKenzie, explicó que mientras una marca siga registrada, aunque esté en riesgo de cancelación por falta de uso, su titular conserva los derechos y puede ejercer acciones por infracción hasta que haya una decisión firme que la anule. Si la marca se cancela, Frisby Colombia podría explorar vías como la protección de marcas notoriamente conocidas o acciones por competencia desleal.

Para la experta, los tribunales europeos podrían valorar principalmente el riesgo de confusión entre consumidores, considerando la similitud visual, fonética y conceptual de los signos. En el caso de Frisby, aunque no opere directamente en Europa, la notoriedad de su marca en Colombia podría tener un valor referencial si se demuestra que su reputación trasciende fronteras.

Charles Dupont, vocero de Frisby España, sostiene que la normativa europea establece que una marca solo puede ser cancelada si no se ha usado de manera real y efectiva durante cinco años consecutivos. Por ello, plantea que la empresa colombiana no ha presentado pruebas objetivas de uso genuino en el territorio europeo, como publicidad, facturas, empaques o contratos.

Salamanca reconoce que, ante la ausencia de operaciones en territorio europeo, la defensa de Frisby Colombia se complica. No obstante, la jurista explica que aún es posible argumentar intención de uso, planes de expansión o actividades preparatorias mediante la presentación de evidencias concretas que respalden cada una de sus acciones.

En el desarrollo del proceso, la empresa española ha presentado propuestas como la cesión de activos, acuerdos de colaboración o la gestión compartida de derechos de marca en Europa. Sin embargo, ante las dificultades para concretar un acuerdo, Dupont confirmó que planea abrir en los próximos meses locales en 12 ciudades y contar con más de 100 empleados para finales de 2026.